/ Tribunal de Patentes Europeo comienza a regir en junio de 2023

El sistema de patentamiento europeo implementó una Corte Unificada de Patentes (UPC). Recomendamos excluirse de la UPC, pues los plazos de reacción son muy acotados y ante una demanda de nulidad podría ser una desventaja para preparar una defensa adecuada.

Francisco Silva von Moltke
Asociado
Alessandri Abogados

Muchas empresas nacionales con inversiones en el extranjero, específicamente en Europa, poseen registros o solicitudes de patentes o modelos de utilidad con el fin de resguardar sus invenciones ante posibles competidores. A estas empresas les atañe la decisión del sistema de patentamiento europeo de implementar un Tribunal o Corte Unificada de Patentes o UPC, el cual tendrá competencia, entre otras cosas, para revisar las patentes y solicitudes europeas tradicionales.

La competencia del tribunal comenzará a regir en junio de 2023 y estará facultado para conocer una amplia gama de materias, como acciones por: infracciones de patentes y relacionadas a licencias; de medidas cautelares y de amparo; de caducidad de patentes y de declaración de nulidad de certificados complementarios de protección; reconvenciones por caducidad de patentes y por declaración de nulidad de certificados complementarios de protección; daños o perjuicios derivadas de la protección provisional conferida por una solicitud de patente europea publicada; acciones relativas al uso de la invención anterior a la concesión de la patente o al derecho basado en el uso anterior de la invención; de compensación por licencias; entre otros.

Existe para los titulares de patentes la posibilidad de presentar una solicitud de exclusión o OPT-OUT para que el nuevo tribunal no pueda pronunciarse sobre las patentes a su nombre ya solicitadas y/o concedidas en Europa. Dicha solicitud idealmente debe ser presentada antes de junio de 2023, de lo contrario será incluida bajo la jurisdicción del nuevo tribunal.

Para evaluar si en algún caso particular resulta conveniente presentar dicha solicitud de exclusión, se deben ponderar los aspectos positivos y negativos de estar sujetos a la jurisdicción del nuevo tribunal.

Una de las ventajas de ampararse bajo el sistema UPC es que, en caso de que un tercero infrinja la patente, se requerirá solo emprender una acción central contra dicho infractor, que cubrirá varias jurisdicciones. En teoría, esto podría reducir costos. Sin embargo, la experiencia práctica en casos de infracción ha demostrado que, iniciado el proceso en una jurisdicción, por ejemplo, Alemania, y una vez que se ha obtenido una decisión favorable en dicha jurisdicción, los infractores a menudo cesan la conducta, desistiéndose del uso en todo el continente. De esta manera, la ventaja resulta solo aparente. Por otro lado, los costos de un procedimiento en la UPC si bien son menores, la diferencia no resulta ser muy grande.

La desventaja de excluirse (OPT-OUT) de la competencia de dicho tribunal es que el UPC no solo cubriría la infracción, sino también los procedimientos de invalidación o cancelación de las patentes. Esto significa que los contrademandantes pueden obtener la revocación de una patente europea mediante una sola acción, mientras que actualmente esto debe hacerse por jurisdicción donde se encuentre concedida la patente, esto es presentando acciones país por país. Esto puede ser riesgoso, ya que se desconoce por completo cómo la UPC aplicará los criterios de patentabilidad. Si bien existe cierta probabilidad de que se aplique la jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes, también es posible que se desarrollen ciertas desviaciones con el tiempo, adoptando sus propios criterios que la diferencien.

Otra desventaja de las reglas de la UPC es que los plazos de reacción son muy acotados, por lo que ante una demanda de nulidad podría existir una presión innecesaria que imposibilitara preparar una defensa adecuada.

De esta manera, si bien hay que revisar caso a caso, en términos generales y sobre la base de los antecedentes mencionados, recomendamos optar por excluirse de la UPC en todas sus patentes concedidas en Europa. Si tiene alguna duda contáctenos a ip@alessandri.cl