/ Uso efectivo de marcas en Latinoamérica: evolución normativa y desafíos actuales

Con el dinamismo del comercio, la evolución de los hábitos de consumo y el impacto de las nuevas tecnologías, el uso efectivo de las marcas se ha transformado en una exigencia estratégica. Documentar su uso, aplicarlas conforme al registro y fortalecer su presencia mediante elementos distintivos no solo garantiza su permanencia en el mercado, sino que también consolida su valor como activo competitivo en un entorno cada vez más regulado y exigente.

Laura Hernández Bethermyt
Asociada senior

En el ecosistema comercial latinoamericano las marcas han dejado de ser meros signos distintivos para convertirse en activos estratégicos, cuya vigencia depende cada vez más del uso efectivo en el comercio. La tendencia regional apunta hacia una consolidación normativa que exige demostrar el uso real de las marcas como condición para mantener su registro, desincentivando la acumulación especulativa de derechos marcarios.

Tradicionalmente en muchos países de la región no ha sido obligatorio acreditar el uso de una marca registrada. Sin embargo, en los últimos años, diversas jurisdicciones han incorporado mecanismos que permiten cancelar registros por falta de uso, promoviendo una mayor transparencia y dinamismo en el sistema.

El fundamento del uso obligatorio y la caducidad por no uso

La caducidad por no uso es una causal de extinción de los derechos marcarios, establecida por ley según corresponda cada jurisdicción. Aunque las legislaciones varían en sus requisitos y procedimientos, el principio subyacente es el mismo: un titular no puede mantener indefinidamente un derecho sobre un signo que no utiliza.

En Latinoamérica la implementación de esta figura se divide en dos modelos principales:

1. Sistemas declarativos o a solicitud de parte: La caducidad solo puede ser declarada si un tercero, con interés legítimo, inicia una acción legal. La carga de la prueba recae en el titular de la marca.
2. Sistemas de declaración obligatoria o de oficio: La ley exige al titular presentar una declaración de uso ante la autoridad competente en un período determinado. La omisión de esta declaración puede llevar a la caducidad automática del registro.

Jurisdicciones latinoamericanas

México: De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI)[i], el uso de una marca debe ser declarado al tercer año de su registro y, posteriormente, en cada renovación. Esta declaración es obligatoria y su no presentación es una causal de caducidad de pleno derecho. La ley no exige pruebas de uso, pero sí una declaración bajo protesta de decir verdad.

Argentina: La legislación argentina requiere una declaración jurada de uso a “medio término” (entre el quinto y sexto año de la concesión) y al momento de cada renovación. Si bien la omisión de esta declaración no produce la caducidad automática, genera una presunción legal de no uso que puede ser aprovechada por terceros para iniciar una acción de cancelación.

Chile: La Ley N° 19.039[ii], en su artículo 24 quinquies, establece que la caducidad por no uso puede ser demandada por un tercero interesado, si la marca no ha sido utilizada por un período de cinco años. La ley chilena adopta un sistema a solicitud de parte, donde la carga de la prueba recae en el titular del registro.

Comunidad Andina (CAN): La Decisión 486 de la CAN[iii] establece que una marca puede ser cancelada a petición de un tercero interesado si no ha sido usada durante los tres años previos a la fecha de la acción de cancelación. La particularidad de esta normativa es que el uso probado en un país miembro es válido para acreditar el uso en otros, siempre que la marca se encuentre registrada.

Brasil: La Ley de Propiedad Industrial N° 9.279[iv] estipula que la caducidad por no uso puede ser solicitada por cualquier persona con interés legítimo. El titular tiene la obligación de probar el uso en el territorio brasileño a petición de un tercero, a partir del quinto año de la concesión.

Conclusión

El panorama latinoamericano exige que los titulares de marcas adopten una gestión de cartera proactiva. La noción de un registro perpetuo por la simple renovación va quedando eventualmente en desuso. Es crucial sistematizar la documentación del uso al recopilar de manera continua las pruebas aptas según las distintas jurisdicciones -facturas, material publicitario, etiquetas, catálogos y cualquier otro medio que demuestre el uso real y efectivo de la marca-; evaluar los registros al revisar periódicamente la cartera para identificar marcas no utilizadas; así, como alinear los registros con la actividad comercial del cliente, al asegurarse de que las clases y productos/servicios protegidos en cada registro se correspondan con el uso real que se les da.

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[i] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, https://www.gob.mx/impi/documentos/ley-federal-de-proteccion-a-la-propiedad-industrial-274304

[ii] Ley 19039, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406

[iii] Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/18829

[iv] Ley N° 9279 Regula derechos y obligaciones con respecto a propiedad industrial, https://www.gov.br/inpi/es/servicios/patentes/legislacion