/ Patentes mal habidas podrán ser recuperadas

La Ley 21.355 permite al titular de una invención solicitar, mediante un procedimiento sumario, la transferencia forzada de la patente registrada por un tercero sin derechos sobre la misma.

Francisco Silva von Moltke
Asociado
Alessandri Abogados

Toda gran empresa que invierte en tecnologías se preocupa de mantener sus nuevos desarrollos bajo secreto comercial o registrar sus innovaciones ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), con el fin de materializar dicho trabajo en un resultado tangible para su compañía y que no existan terceros que se aprovechen de su esfuerzo e imiten su tecnología.

Sin embargo, uno de los temas que preocupa a las empresas es el hecho de que un tercero imite su invención y la comercialice en el mercado sin su autorización. Si bien es poco común que esto suceda, existen algunos casos en los que un colaborador de la empresa, por un aprovechamiento o desacuerdo con su empleador, ha intentado hacerse de la tecnología en la cual ha estado trabajando, pidiendo a su nombre o a nombre de un tercero el registro de la correspondiente invención ante Inapi.

La antigua ley de Propiedad Industrial permitía anular una patente registrada por un tercero sin derechos sobre la misma y así eliminarla de los registros. Luego de la anulación, el contenido de la invención pasaba al dominio público. Este desincentivaba ese tipo de acciones y motivaba la negociación del verdadero titular con el tercero de mala fe.

Afortunadamente, una de las materias que soluciona la Ley 21.355, al agregar el artículo 50 bis a la Ley 19.039, es que se permite al verdadero titular de una invención solicitar a través de un procedimiento sumario ante el Juez de Letras en lo Civil la transferencia forzada de la patente, para evitar la situación expuesta anteriormente tras la anulación. El artículo, que no ha tenido suficiente difusión, indica:

“Artículo 50 bis. – En los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil.”

A pesar de que el ideal es que las empresas tengan sistemas de resguardos adecuados de su tecnología como contratos bien formados con cláusulas de confidencialidad, este nuevo proceso entrega tranquilidad a las compañías si dichas barreras son traspasadas.

Este cambio viene a reivindicar a los inventores y titulares legítimos, quienes sabrán que, de tener los antecedentes probatorios correspondientes, podrán recuperar su invención y mantenerla a su nombre, por el tiempo que durase la misma y con los beneficios económicos que ello puede conllevar.