/ Los principales cambios de la nueva ley de Propiedad Industrial

Santiago Ortúzar
Socio Alessandri

El 5 de julio de 2021 se publicó una de las transformaciones más importantes de los últimos 30 años para el sistema de propiedad industrial en Chile.

Nuestra área de Propiedad Intelectual preparó un listado de las principales modificaciones que vienen con la nueva ley, que sin pretender ser exhaustivo, busca orientar a nuestros clientes sobre los nuevos cambios que vienen en temas de marcas, patentes y diseños.

En materia de marcas

1. Se introducen las marcas olfativas y tridimensionales.
2. Se elimina la posibilidad de registrar marcas para cubrir establecimientos comerciales e industriales, quedándonos con las 45 clases del Clasificador de Niza.
3. Se crean nuevas normas que regulan las marcas colectivas y de certificación.
4. Es posible cancelar un registro por falta de uso.
5. Es posible cancelar un registro de una marca debido a que su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada.
6. Es posible contra demandar por falta de uso en contra de una marca que ha sido citada como fundamento de una oposición y/o demanda de nulidad.

En materia de patentes:

1. Se concede fecha de presentación a una nueva solicitud, aunque se pague la tasa inicial en una fecha posterior (hasta 30 días después).
2. Se introduce un cobro adicional para toda solicitud que exceda 80 hojas. (1 UTM por cada 20 hojas adicionales o fracción).
3. Se introducen solicitudes provisionales (al igual a las que existen en EE. UU.), que otorgan un plazo de 12 meses para la presentación de la solicitud definitiva.
4. En cuanto al pago del segundo decenio de las patentes, se permite pagar en forma anual o un pago único antes del vencimiento del primer decenio.
5. Se permite la restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad.
6. Se traslada a la Justicia Civil las controversias relativas a invenciones de servicios.
7. Para rescatar una solicitud donde no se haya cumplido una exigencia formal, se debe pagar una tasa al momento de solicitar el desarchivo (lo nuevo es la tasa).
8. Se agregan las siguientes excepciones al derecho conferido a los titulares de las patentes:
   • A los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
   • A los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.
   • A la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.
   • Al empleo a bordo de navíos de otros países de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.
   • Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.

9. Se acorta el plazo para pedir protección suplementaria desde seis meses a sesenta días, desde la concesión de la solicitud de patente y se regula mejor las causales de pedir protección suplementaria.

10. Se introdujo la “acción de usurpación de patentes”, que busca resguardar los derechos de los inventores o su legítimo titular frente a intentos de terceros por apropiarse de la misma.

11. Cuando el informe de búsqueda internacional ha sido emitido por Chile, al momento de presentar la solicitud de fase nacional en nuestro país podemos acompañar, juntamente con la presentación de la solicitud en fase nacional, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas en estos informes y opinión escrita. Además, existe la posibilidad de rebajar el arancel pericial en que Chile actuó como ISA/IPEA.

En materia de diseños:

1. Se extiende el periodo de duración de los diseños industriales a 15 años.
2. Se crea el certificado de depósito de dibujo y diseño industrial, por medio del cual se puede depositar un dibujo sin solicitar examen de fondo y con ciertos derechos.

En otras materias:

1. Se actualizó el concepto jurídico de secretos industriales.
2. Existe la posibilidad de pagar la tasa de solicitudes de anotación de licencias o cambios al momento de su presentación.
3. Permite a Inapi hacerse parte para defender su posición en caso de recursos contra sus resoluciones.
4. Se permite la acción público penal en materia de infracción de los derechos de propiedad industrial.
5. Se permite la notificación de resoluciones por medio electrónico, eliminando la carta certificada.

La vigencia de la ley depende de la promulgación del reglamento correspondiente de parte de Inapi, lo que debería ocurrir a finales de este año. Como siempre, el equipo de Alessandri está a su disposición para aclarar cualquier duda sobre esta importante nueva regulación.