/ Dominio público y propiedad industrial: perpetuación de la protección por la vía marcaria

Resultaría difícil imaginar que el registro como marca comercial de una obra protegida mediante derechos de autor, durante el periodo de vigencia de la protección, pueda ser impugnado por la entrada de dicha obra al dominio público.

Hernán Torres
Asociado
Alessandri Abogados

Esta columna fue publicada originalmente en El Mercurio Legal. 

El anuncio de la entrada al dominio público de una serie de obras como Mickey Mouse (Steamboat Willie), Winnie Pooh, Tigger, entre otras, ha levantado la discusión sobre qué posibilidades tienen las empresas y titulares de derechos de reforzar o complementar la protección respecto de sus activos intangibles.

La Ley de Propiedad Intelectual N°17.336 establece que la protección por derechos de autor dura toda la vida del autor y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento[1]. Una vez transcurrido dicho plazo, las obras pasarían al patrimonio cultural común o dominio público[2]. ¿Tiene el titular de un derecho de autor opciones para complementar la protección sobre estos activos intangibles, cuya protección se encuentra en vísperas de su extinción por el transcurso del plazo?

La ley de Propiedad Intelectual establece que los derechos otorgados a los titulares de derechos de autor y conexos, no afectan la protección que les sea reconocida por la ley de Propiedad Industrial y otras disposiciones legales vigentes[3]. Esto permite registrar como marca comercial ciertas obras o -al menos- sus personajes, en la medida que cumplan con los requisitos de distintividad intrínseca y extrínseca que exige la Ley de Propiedad Industrial N°19.039, y por tanto entregarle a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizar estas obras en el tráfico comercial, para distinguir productos y servicios que hayan sido consignados en el respectivo registro.

No es necesario hacer una búsqueda minuciosa para encontrar un sinnúmero de registros marcarios que reproducen en sus etiquetas íntegramente a personajes asociados a obras protegidas mediante derechos de autor y que, por tanto, están también al amparo de la protección que el derecho de marca les ha otorgado. Algunos ejemplos de estas marcas de personajes son la marca-mixta Batman, la marca-mixta Mickey Mouse, o las marcas figurativas de Pinocho, la Sirenita, Tinkerbell o Campanita[4].

Sin perjuicio de lo anterior, existen pronunciamientos de la directora nacional de Inapi en que se han rechazado a registro intentos de registros de marcas comerciales relativas a obras que han entrado al patrimonio cultural común. Ejemplo de esto es la solicitud de la marca El Principito, pedida para distinguir, entre otros productos, libros y artículos de papelería de la clase 16. En este caso particular, la autoridad consideró que es un hecho de público conocimiento que el signo pedido corresponde al título de la famosa novela del escritor francés Antoine de Saint Exupéry que actualmente se encuentra en el patrimonio cultural común o dominio público, estimando por tanto que el otorgamiento de un registro marcario en este caso, implicaría la constitución de un nuevo monopolio sobre la novela, en contraposición al “dominio público” y que por tanto impediría el libre acceso a la obra sea para publicar libros, traducirlos o adaptarlos y para utilizar el título. Inapi consideró que la solicitud de marca se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra k) de la Ley 19.039, al considerarla contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, incluyendo aquellas conductas contrarias a la competencia y a la ética mercantil[5].

En este caso, la citada obra ya se encontraba en el dominio público, por lo que esta causal podía ser invocada por la autoridad marcaria por la vía de la formulación de observaciones de fondo. Distinto es el caso respecto de derechos de marca que ya han sido concedidos con anterioridad y que han sido mantenidos a lo largo del tiempo mediante sus renovaciones. Conforme la ley vigente, la autoridad marcaria no tendría las facultades para impugnar de oficio la renovación de un registro de marca, fundado en que la obra sujeta a derechos de autor, que ha sido objeto de registro como marca, ha pasado al patrimonio cultural común con posterioridad. En efecto, al no existir una etapa de análisis de fondo de Inapi para las renovaciones de marcas ya registradas, no será posible que la autoridad haga un examen de fondo sobre la procedencia de la renovación.

En cuanto a la posibilidad de que terceros busquen impugnar o derechamente anular los registros ya vigentes, fundado en que la obra sujeta a derechos de autor que ha sido objeto de un registro marcario ha pasado con posterioridad al patrimonio cultural común, la doctrina civilista ha sostenido que para que se configure una causal de nulidad, el vicio deberá existir al momento de presentarse la correspondiente solicitud de registro, excluyendo por tanto la posibilidad de declarar la nulidad de un acto jurídico -en este caso, un registro de marca- por causas sobrevinientes. En palabras de Arturo Alessandri Besa, exsocio de Alessandri Abogados, es posible afirmar que: “en Chile no existen casos de nulidades cuyas causas se produzcan con posterioridad a la celebración del contrato o a la ejecución del acto, sino que siempre la nulidad proviene de algún vicio que se incorpora al acto desde su nacimiento a la vida jurídica”[6]. De esta forma, no será posible alegar, sobre la base de un hecho ocurrido con posterioridad a la concesión de un registro de marca, que el registro adolece de un vicio de nulidad.

Por lo anterior, es posible descartar la posibilidad de que un tercero pueda anular un registro ya concedido, alegando que, con posterioridad a la constitución del derecho de marca, la obra sujeta a derechos de autor que ha sido objeto de un registro como marca, ha pasado al patrimonio cultural común. Sobre este punto, cabe recordar lo indicado por Arturo Alessandri Besa, respecto de que: “[…]la nulidad es la sanción a la omisión de los requisitos esenciales y de validez de un acto; estos requisitos deben concurrir todos en la celebración del contrato o en la ejecución del acto, y no con posterioridad a ellas, porque, o bien el acto nace perfecto, con todos los requisitos que la ley exige, o bien nace imperfeto, debido a la falta de uno o más de ellos”[7]. De esta forma, registrada como marca una obra protegida mediante derechos de autor durante el periodo de vigencia de la protección, resultaría difícil imaginar que su registro como marca comercial pueda ser impugnado por la entrada de dicha obra al dominio público.

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[1] Articulo 10 ley N°17.336.

[2] Letra a), artículo 11 ley N°17.336.

[3] Artículo 89 ley N°17.336.

[4] Estas marcas están registradas en el Inapi bajo los siguientes números: 1084200, 1011655, 817136, 1104846, 937446, respectivamente.

[5] Resolución de aceptación parcial a registro de fecha 21 de abril 2020, solicitud de marca N°1328277

[6] Alessandri Besa, Arturo. La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil chileno (T. XX del Libro IV del Código Civil), Ediar Editores Ltda. Pág. 101.

[7] Alessandri Besa, Arturo. La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil chileno (T. XX del Libro IV del Código Civil), Ediar Editores Ltda. Pág. 101.