/ Actualidad del Sistema de Madrid en Chile

Existe una disparidad en los criterios de corrección de observaciones que podría desincentivar a los solicitantes extranjeros de presentar marcas en Chile por medio del Protocolo de Madrid. Esperamos que esta desventajosa circunstancia se revierta gradualmente.

Laura Hernández Bethermyt
Francisco Silva von Moltke

Asociados Alessandri Abogados 

A casi dos años de la implementación del Sistema de Madrid en Chile, contamos con marcas solicitadas y registradas desde nuestro país a distintas jurisdicciones y hemos podido aprovechar los beneficios que el sistema otorga en más de 128 países a largo plazo. Chile es un país atractivo y los titulares aprovechan las bondades que el sistema tiene para ellos. Nuestro país está a la par de países de la región como Colombia, Brasil y México, quienes también forman parte del sistema y pueden dar fe de los beneficios y atractivo que tiene la utilización de la herramienta.

El sistema otorga la oportunidad de agilizar las solicitudes con una opción de “tramitación experto”, que consiste en una gestión que no necesita revisión adicional por parte de la oficina de origen, lo que permite acelerar la gestión hacia la recepción de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI y el sistema Madrid Monitor, el cual brinda un acceso centralizado y seguro a todas las herramientas y servicios en línea que se necesitan para presentar y gestionar solicitudes y registros internacionales. Independientemente de si se sigue o no la opción “tramitación experto”.

Sin embargo, y contrario a lo esperado, la oficina de marcas chilena -como oficina receptora de las solicitudes internacionales que buscan protección en nuestro país- ha sido bastante estricta con las coberturas de las marcas requeridas mediante el sistema de Madrid. Como es lo usual tratándose de solicitudes de marcas, la oficina local ha levantado objeciones de forma que buscan adaptar las coberturas a la práctica local. En principio, ello no debería ser un problema. No obstante, el problema se genera porque los solicitantes extranjeros que utilizan el protocolo y designan a Chile como destino, tienen solo una oportunidad para corregir cualquier objeción relacionada con las coberturas requeridas. En contraste, las solicitudes presentadas a nivel nacional tienen varias oportunidades para ajustar el texto de las coberturas requeridas, en algunos casos incluso llegando a cuatro oportunidades, o más.

Esta disparidad puede generar dificultades para los solicitantes extranjeros, ya que la corrección de objeciones puede ser crucial para el éxito o utilidad de su registro. Además, en ocasiones la parte de la cobertura objetada puede corresponder a aquella parte fundamental o motivo de la solicitud en cuestión. Por lo que dejar fuera de la solicitud algún elemento particular podría desincentivar a los solicitantes de presentar marcas en Chile o al menos por medio del Protocolo de Madrid.

En respuesta a esta situación se han presentado recursos correspondientes ante el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, que han logrado revertir gradualmente esta desventajosa circunstancia.

Un ejemplo concreto es el caso de la marca OPENBEAM, cuya solicitud número 991667879 enfrentó una observación de forma con relación a su cobertura. Tras corregirla para que se alineara con el Clasificador de Niza vigente y las prácticas locales, la oficina de marcas simplemente la eliminó por no estar de acuerdo con los cambios propuestos. Contra esta resolución se presentó la correspondiente apelación y el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial consideró que dicha resolución vulneraría los principios de igualdad ante la ley y el debido proceso, consagrados en los artículos 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, se ordenó a la oficina de marcas otorgar al solicitante, al menos en una ocasión, la oportunidad de presentar sus argumentos antes de la decisión final.

Si bien la oficina de marcas no ha dado respuesta a esta instrucción de parte del Tribunal, consideramos que esta desventaja aparente que han presentado las solicitudes de marca ingresadas mediante el protocolo podría verse prontamente superada.

Toda nueva situación requiere adaptación y mejora y evidentemente Chile, a dos años de la implementación del protocolo, aún se encuentra en esa etapa, buscando la mejor manera de adaptarse para aplicar de forma igualitaria y justa las mismas exigencias a diferentes tipos de solicitudes, las que sin duda sabemos lograremos acomodar.